跨境电商新视界：在美国知识产权保护下的法律之路
2024-07-22
摘要：
跨境电商从业者为我国对外贸易做出巨大贡献的同时，也因为知识产权意识淡薄、知识产权相关法律复杂，应诉成本高昂，导致产品被下架，电商账号被封，账户被冻结甚至产生巨额赔偿等法律问题。近年来，我国跨境电商从业者的维权意识、风险防范意识、海外知识产权布局意识均在不断增强，不再“畏惧”收到美国知名律所受其客户委托而所发出的律师函件，为帮助我国境内的跨境电商从业者更好的了解在美知识产权保护相关的法律内容，笔者将在下文就美国的知识产权法律、我国跨境电商在美面临的主要问题及预防与应对进行简要分析。
一、引言
根据商务部新闻发言人何亚东在2024年5月30日召开的例行新闻发布会中介绍：“跨境电商是我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。2024年一季度，跨境电商进出口5776亿元，增长9.6%，其中出口4480亿元，增长14%。根据各地初步统计，全国跨境电商主体已超12万家，跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超1800个，面积超2200万平方米。”
近年来，在有竞争力的定价、多样化的产品供应和高效的物流网络地推动下，中国跨境电商在美国市场的增长和影响力显著。根据Marketplace Pulse的研究，中国卖家占亚马逊美国网站顶级卖家的近50%，占亚马逊第三方GMV的近一半。尽管自2023年下半年以来，中国卖家在美国市场的份额并未大幅增长，但自2016年以来一直在稳步增长。在下一阶段，以前为沃尔玛等零售商和耐克等品牌生产产品的工厂将通过电子商务平台直接向消费者销售产品。总体而言，亚马逊、Shein、Temu、速卖通、TikTokShop和其他市场的中国卖家数量规模将不断扩大。[1]
由于美国跨境电商市场的飞速发展，不仅中国的跨境电商卖家，来自全世界的跨境电商卖家都在积极的扩展美国市场，在美国的各大电商平台上注册账号开设网店。但与此同时，针对跨境电商的IP诉讼也在逐年递增。美国律师事务所更是灵活利用，甚至是滥用原有的知识产权民事诉讼程序（目前被称为“Schedule A 案件”），将上百家不同平台的跨境电商一次性作为被告提起诉讼，并且此类诉讼的被告身份信息可不公开披露，经常导致跨境电商卖家发现自己的平台账号及支付账户被冻结后才发现自己被起诉了,并且此类案件的被告通常不会选择应诉，最终原告能够以和解或缺席判决的方式得到相应的赔偿。根据法律数据库 Docket Alarm 的数据显示，美国的 Schedule A 案件从2016年的105起上升到2022年的938起。Goldman律所估计，在过去十年中，以这种方式被起诉的被告可能超过60万人。[2]
▲来源于Docket Alarm·Get the Data·Created with Datawrapper
二、美国知识产权法律分类及形式
（一）知识产权的分类
1. 商标（Trademark）
商标是由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色 组合、声音等标志以及上述要素的组合构成，用以区别经营者所提供的商品或服务的识别性标记。[3]
商标注册的标志可以是姓名、符号、文字、标识语、图案。商标注册有效期10年，可以续展，每次续展的期限同样是10年。
2. 专利
专利保护类型包括发明专利、外观专利及植物专利的，其中外观设计于1842年纳入了美国专利法的保护范围。
发明专利（Utility Patent）：美国专利法中规定，凡是发明或发现新颖且具有实用的方法、机器、产品、物质组合物，或者对已知物质的新用途，或者是对现有技术的进一步改进，都属于美国专利法所要保护的客体。
外观专利（Design Patent）：外观设计专利保护对产品本身或附加到产品上的视觉装饰性的新的和独创的改进。外观设计专利的保护客体通常涉及产品的整体或局部的形状或构型、附加到产品上的表面装饰、形状或构型与表面装饰的组合。
植物专利（Plant Patent）：植物专利保护利用无性繁殖方式培育出的任何独特且新颖的植物品种，包括变形芽、变体、杂交等新品种。申请人可对种子、植物本身以及植物组织培养物进行专利保护，要求保护的植物品种必须具有显著性、一致性和稳定性。
3.版权（Copyright）
美国对固定于任何有形表现媒介中的独创作品均予以版权保护，这种表现媒介包括目前已知的或以后发展的，通过这种媒介，作品可以被感知、复制或以其他方式传播。目前在美国作家死后70年内拥有版权，假如作品是集体创作或是1978年1月1日以前发表的，那么其版权保持75至95年。
4.商业秘密（Trade Secrets）
商业秘密可以是产品的公式、设计、编辑的数据、顾客名录等。美国许多州都采用了统一商业秘密法案保护商业秘密。
（二）美国知识产权法律框架
美国属于判例法系，实行遵循判例（precedent）原则，并制定执行相关成文法。另外，美国联邦法律在各州没有绝对的效力，每个州另有自身现行有效的有关专利、版权、商标等知识产权的规定，与联邦法律可能会存在细微差异，在实践中，往往需要通过各案分析来判断所适用的法律规定或判例。
美国与知识产权保护有关的成文法规定有《美国专利法》（U.S. Patent Law）、《美国商标法》（U.S. Trademark Law）、《美国版权法》（Copyright Law of the United States）、《统一商业秘密法》（Uniform Trade Secrets Act, UTSA）、《反垄断法》（Antitrust Law）等。而与跨境电商相关的行为同时还将受《千禧年数字版权法》（DMCA）、《关税法》等的约束。
此外，除美国本土的知识产权法律成文法及判例外，美国也是众多国际知识产权协定的签约方，例如《伯尔尼公约》《巴黎公约》和《马德里协定》，上述国际协定为世界各国的知识产权保护和协调起到了重要作用，并且我国也是上述国际条约的签约方。
（三）美国知识产权保护法律制度
美国对知识产权保护采取多种措施及制度，包括（1）海关保护，在美注册的在有效期内的商标均可在美国海关备案，由海关予以主动保护；（2）337调查，是指美国USITC针对向美国进口过程中的不公贸易行为进行调查并采取制裁措施的做法；（3）根据电商平台自有投诉机制对知识产权保护；（4）最常见的依然是民事诉讼程序，并且美国有与中国的诉前保全制度类似的诉讼程序，但在具体实施与执行上仍与中国的程序有诸多不同。
笔者在本文不讨论管辖、送达程序等程序性问题，将着重介绍大部分在美跨境电商都有可能遭遇的法院临时禁令（TRO）。本文将也主要围绕TRO禁令及应对进行介绍。
临时禁令是为避免权利人无法弥补的损失，由法院根据权利人的申请而签发的禁止侵权人实施一定行为的强制令。根据权利人的申请，法院将冻结侵权人的店铺和支付账户，其有效期很短，通常为14天，随后原告则会继续向法院申请初步禁令（Preliminary Injunction）。通常情况下，权利人在向法院提交起诉文件时，会同时向法院提出临时禁令申请。电商平台在收到TRO后则必须按照禁令要求冻结卖家账户，下架有侵权嫌疑或甚至不存在侵权的任何商品，否则可能会涉及共同侵权，直至原被告达成和解或法院终审判决，电商平台才会解封卖家的账号。
值得注意的是，在一定条件下，法院签发TRO时无须通知被告当事人。因此，跨境电商卖家往往在发现自身的账户或账号被冻结后，才知晓自己被起诉了。而相关的冻结行为，则可能给卖家带来资金冻结无法流动的资金压力、经营中断市场被禁入的不利局面，导致跨境电商经营者的业务难以继续。而卖家为了尽快解封账号回转资金、继续进行经营，则可能会被迫与原告申请和解，要求其撤诉，但在和解调解过程中又因双方商业习惯的不同，可能被对方要求支付天价赔偿金甚至可能会泄露更多对自身不利的信息，而被原告方所利用。更有部分卖家认为地域遥远，无需重视美国的诉讼请求而对原告的诉讼不予理会，法院则会做出对原告有利的缺席判决，原告就可依据该判决要求法院强制执行被告在美国电商平台上的被冻结资金。
三、中国跨境电商在美面临的商标侵权问题
近年来中国跨境电商在美发生的知识产权侵权案件来看，产品的商标侵权和外观设计专利侵权为最常见的两种侵权类型，中国海关总署的统计数据显示，在跨境贸易中，侵犯商标权的产品占所有侵权产品总量的95%以上。因此，笔者在本文中也将着重分析商标侵权。
商标侵权的主要表现形式：
1. 销售侵犯他人注册商标权的商品。
2. 未经权利人授权，在相同或类似商品/服务上使用与他人注册商标相同或近似的商标，包括但不限于使用在商品本身及其包装上，以及在店铺页面、商品详情页面、广告语、关键词、商品描述、宣传视频等材料中使用他人的商标或类似商标。例如，某中国跨境电商在亚马逊售卖手机壳，而在商品描述中使用了“airbag”一词，但airbag为PopSockets公司的注册商标，从而被相关权利人提起了诉讼。
3. 平行进口。某些产品只能在某些特定的市场或国家进行销售，若将产品销售到另一个国家或市场可能违反商标法。
4. 未经权利人授权，将与他人注册商标相同或近似的文字注册为店铺名称或网站域名，并通过该店铺名称或网站域名开展相关商品交易，可能引起消费者误认。
四、案例分析
初步禁令？没有那么可怕
【案情简介】
原告为美国本土的一家蜡烛香薰公司并将其名称和标志注册了商标。2018年10月左右，原告注意在电商平台Etsy上注意到被告（一家中国跨境电商）使用相近的名称销售与其产品十分类似的蜡烛。原告立即委托律师向Etsy平台进行投诉并向被告在注册电商平台时所使用的邮箱地址发送了律师函，但未得到任何回应。几个月后，原告逐渐收到其顾客购买到类似产品的投诉邮件，原告再次聘请律师向被告邮箱地址发送律师函，仍未收到回应。直至2020年，原告第三次聘请律师来定位被告并提起诉讼，新的律所在接受委托后3个月内即定位到被告身份信息，并向法院申请了初步禁令（Preliminary Injunction），但法院最终否决了原告申请初步禁令的动议，未支持其诉前保全措施。
【法律分析】
美国法院可以在申请人证明以下几点时发布初步禁令：（1）在实质上有可能胜诉；（2）除非发布禁令，否则将遭受不可挽回的伤害；（3）申请人面临的威胁性伤害超过发布禁令可能对被申请方造成的损害；（4）如果发布禁令，将不会对公共利益不利。初步禁令是一种“严厉”和“非常”救济措施，除非申请人“明确地”在每个要素上都能成功说服法院，否则法院不会裁定发布初步禁令。
上述案例中，原告自第一次委托律师向被告发送律师函，至第三次委托律师正式提起民事诉讼，中间经历了两年时间，并声称其在前两次委托律师时已尽全力但仍不能获取被告相关的信息。但其第三任委托律师在不到三个月的时间内定位到了被告并获取了其公司名称等信息。由此，在法院看来，原告原本可通过雇佣第三方调查机构或联系电商平台来获取被告的信息，但原告并未这样做，而是选择了在已知晓被告可能存在侵权行为的两年后才提起诉讼，并且第三任律师在不到三个月时间就定位到了被告，也从反面说明，被告的身份信息并不是非常难以获取。这种延迟申请禁令的行为不能说服法院，被告的侵权行为存在需要禁令的紧迫性，从而原告未能实现获得法院颁发禁令的诉求。
在本案中，被告在收到原告的诉讼后选择了委托美国律师积极应对诉讼，并通过认真分析原告提交的上百页诉状和近30页的初步禁令动议申请后，发现了原告的重大漏洞，积极抗辩使得法院否决了原告的动议申请。由此可见，美国法院遵守程序正义，并非会因为原告是本土公司而盲目支持其动议申请，只要积极应诉，被告相应的权利则能够得到维护，并且通过积极应诉，也为被告防止资金被电商平台冻结，积极下架侵权商标争取到了机会和时间。
五、预防与应对策略
（一）对于自有商标、专利等知识产权应进行注册
我国是《马德里协定》的缔约国，对于在我国境内注册的知识产权并申请注册了《国际商标证》的商标在各个缔约国内也将受到保护。或者，也可选择在出口国家重新进行商标注册。
跨境电商也应注重专利的知识产权布局，不仅重视在国内的知识产权注册并应在其他重点的出口国家也应进行专利的注册，并且对于发现在其他地区存在抢注行为的，也应积极采取法律措施要求废除相关抢注专利。
（二）在出口产品前应进行知识产权检索
无论是面对海关检查亦或是在电商平台销售，跨境电商卖家均应在出口前对产品名称、标识、外包装及宣传材料进行知识产权检索。亚马逊等平台均有知识产权检索库，在上架产品前进行相应的检索，可避免一定的侵权风险。而在商品上架后，也应不断追踪知识产权的变动情况，发现存在侵权风险时，及时下架商品，整改自身所存在的违规问题，防患未然。
（三）产品宣传是商标侵权的高发区域
跨境电商在电商平台上架产品后，为了能够增加被检索到的几率，在产品名称或产品描述页面会进行关键词的堆砌，而由于对域外相关商标保护的不清楚，经常因为商品描述中使用的词汇被认定为存在商标侵权。
对此，建议跨境电商卖家能够多使用原创性的描述方式来对商品进行描述，既能保护自身商品的原创性，也能够减少侵权的风险。并且，对于描述词汇不断进行更新，即便是日常描述性词汇，也存在已被注册为商标的可能性，由于文化、法律环境的差异，仅凭在国内的思维惯性判断可能会出现误判的情形。
（四）积极应对知识产权纠纷的诉讼
跨境电商应增强对电商平台的规则以及美国知识产权相关法律规定、诉讼程序的熟悉程度，在发现被诉时，首先衡量已被冻结的资金情况以及自身的违规情况，并积极主动的寻求专业律师的帮助，对案件情况进行初步分析，不应对案件不予理会或在并未对案件进行任何层面的风险评估则立刻应允对方的和解要求，这两种做法不但不会减轻损失，反而可能会遭受更多的损失。
在切实存在侵权行为，或能够证明自身未侵权的可能性较小时，考虑到店铺被封闭账户被冻结的情况下，可以与对方进行和解谈判，并要求对方签署和解协议，出具撤诉证明文件等，再进行和解金的支付。
当被查封店铺规模、被冻结资金量较大时，我们建议跨境电商卖家应积极应诉，（1）针对原告方提出的TRO或初步禁令提出程序瑕疵的挑战，争取阻止法院在TRO禁令14天期限届满时按照原告的申请继续签发初步禁令；（2）在实体层面也可提出动议主张法院签发禁令可能造成被告遭受更大的损害等，能够使得法院撤销禁令；（3）对原告方提出的诉讼请求进行抗辩或提出反诉，要求原告承担举证责任证明其遭受的实际损失。
在积极应诉的情况下，也能够对原告造成一定的压力，有可能会为被告带来一定的和解谈判优势，亦或通过诉讼程序，完整的维护自身的权利与利益，获得意想不到的收获。
六、结语
中国跨境电商因物美价廉在世界各地的电商市场都占据了不可撼动的一席之地，应不断加强自身的知识产权合规意识，但美国律所目前正在通过流水线式、低成本的诉讼方式向美国各个电商平台上的卖家发起诉讼，望以此对跨境电商卖家造成压力并按照他们的要求进行和解，在此种情况下，我们建议跨境电商卖家应委托专业人士对涉事情况进行分析，利用美国的诉讼程序进行反击，维护自身利益。
引用与参考文献：
[1] 《中国卖家占亚马逊美国站TOP卖家50%》钢笔道书 2024年2月25日 http://news.sohu.com/a/759999723_121282642
[2] The counterfeit lawsuits that scoop up hundreds of Chinese Amazon sellers at once http://www.technologyreview.com/2023/06/20/1075088/chinese-amazon-seller-counterfeit-lawsuit 作者 Zeyi Yang，2023年6月20日。
[3]《跨境电商知识产权保护指南》国家知识产权局知识产权保护司组织编写 2-23年6月 第16页
[4]各高风险国家地区的知识产权的环境之美国篇 陈钧 董文倩 北京康信知识产权代理有限责任公司
[5]《跨境电商知识产权保护指南》国家知识产权局知识产权保护司组织编写 2-23年6月
[6]http://www.usitc.gov/intellectual_property/about_section_337.htm
[7]Federal Rules of Civil Procedure for the United States District Courts
[8]Square One Entertainment Inc., Plaintiff, V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified In Schedule “A”, Defendants. (Case No. 20 C 5685)
[9]MALICIOUS WOMEN CANDLE COMPANY, LLC, Plaintiff,v.Rynn Carter COX, Defendant. (Case No. 6:20-cv-2013-Orl-37DCI)
[10]Emoji Company GmbH v. The Individuals, Corporations, Limited Liability Companies, Partnerships, and Unincorporated Associations Identified on Schedule A Hereto （Case Nos. 1:21-cv-04678）
本文作者：
声明：
本文由k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所律师原创，仅代表作者本人观点，不得视为k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容，请注明出处。
